Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Gdańsku

POSTANOWIENIE

Dnia 3 września 2024 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XVII Wydział Własności Intelektualnej

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Weronika Klawonn

po rozpoznaniu w dniu 3 września 2024 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. S.

przeciwko T. R.

przedmiot sprawy: o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

oddalić wniosek uprawnionego o udzielenie zabezpieczenia.

sędzia Weronika Klawonn

Sygn. akt: XVII GWo 98/24

UZASADNIENIE

POSTANOWIENIA SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2024 r.

We wniosku z dn. 8 sierpnia 2024 r. uprawniony M. S. wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczeń przeciwko T. R. o:

1.  zaniechanie naruszenia znaku towarowego słownego „FajansoweLove” nr (...) zarejestrowanego (...) na rzecz uprawnionego

2.  zapłatę przez obowiązanego sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej

poprzez

zakazanie obowiązanemu oznaczania znakiem towarowym „FajansoweLove” produkowanej ceramiki oraz wprowadzania tak oznaczonych towarów do obrotu, zakazanie umieszczania znaku „FajansoweLove” na dokumentach związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu, jak również zakazanie posługiwania się znakiem „FajansoweLove” w celu promocji i reklamy.

Uprawniony wskazał, że strony w 2021 i 2022 r. rozpoczęli działalność polegającą na promowaniu sprzedaży ceramiki, które miało funkcjonować jako spółka cicha. Działalność miał prowadzić obowiązany przy współpracy uprawnionego, na którego został zarejestrowany znak towarowy „FajansoweLove”. Uzgodnili, że uprawniony będzie otrzymywać część zysku wypracowanego w ramach działalności prowadzonej z wykorzystaniem znaku towarowego „FajansoweLove” w zamian za udostępnienie go obowiązanemu.

Ponieważ obowiązany mimo wezwań nie wywiązywał się ze swojej części porozumienia uprawniony wezwał go zaprzestania korzystania ze znaku towarowego. Obowiązany nie zastosował się do ich treści.

Jako podstawę prawną swoich roszczeń uprawniony wskazał art. 296 ust. 1 ustawy z dn. 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170) – p.w.p.

W odpowiedzi na wniosek obowiązany wniósł o jego oddalenie. Wskazał, że złożył do Urzędu Patentowego RP wniosek o unieważnienie spornego znaku towarowego. Ponadto uprawniony miał nie wykorzystywać go w ramach swojej działalności gospodarczej, której przedmiot był całkowicie różny z zakresem udzielonego prawa ochronnego (klasy 14 i 21 klasyfikacji nicejskiej)

ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia nie zasługiwał na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 730 ¹ § 1 ustawy z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.) – k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać strona lub uczestnik postępowania jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, rozumiany jako sytuacja, w której brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (art. 730 ¹ § 2 k.p.c.).

Ponadto, zgodnie z § 1 ¹ tego artykułu w sprawach wymienionych w art. 479 ⁸⁹ k.p.c. oceniając, czy roszczenie zostało uprawdopodobnione, Sąd bierze pod uwagę prawdopodobieństwo unieważnienia prawa wyłącznego w innym toczącym się postępowaniu.

W oparciu o dane Urzędu Patentowego RP (dalej również jako Urząd) dostępne dot. znaku towarowego o nr (...) dostępne pod adresem (...) (...) Sąd ustalił, że 23 lipca 2024 r. złożony został wniosek o unieważnienie spornego znaku towarowego (sygnatura sprawy: (...).

W ocenie Sądu uprawniony nie uprawdopodobnił roszczenia

Jako podstawę prawną roszczeń o zaniechanie korzystania przez obowiązanego ze znaku towarowego nr (...) oraz zapłatę sumy odpowiadającej wysokości opłaty licencyjnej uprawniony wskazał art. 296 ust. 1 p.w.p. Podniósł, że jest uprawnionym z prawa ochronnego, które uprawniony narusza wykorzystując w ramach prowadzonej działalności gospodarczej znak towarowy „FajansoweLove”.

W odpowiedzi na wniosek o zabezpieczenie uprawniony wskazał, że złożył w Urzędzie Patentowym RP wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy. We wniosku (k. 62-65) obowiązany wskazał, że znak towarowy został zarejestrowany w złej wierze. Urząd jest związany podstawą wskazaną przez wnioskodawcę i tylko w jej granicach dokonuje badania, czy zaistniała bezwzględna lub względna przeszkoda rejestracyjna. Decyzja o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy odnosi skutek ex tunc, w związku z czym przyjmuje się, że unieważnione prawo nigdy nie istniało. Sytuacja taka niweczyłaby roszczenia uprawnionego, których zabezpieczenia dochodzi w niniejszej sprawie, ponieważ jako wyłączną ich podstawę wskazał przysługujące mu prawo ochronne na znak towarowy (...).

Po wysłuchaniu obowiązanego stosownie do treści art. 755 § 2 ² k.p.c. Sąd doszedł do przekonania, że w oparciu o oświadczenia stron oraz przedstawione przez nie środki dowodowe zachodzi prawdopodobieństwo unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w stopniu wystarczającym, by rzutowało na uprawdopodobnienie roszczeń uprawnionego.

Z zebranego materiału procesowego wynika, że obowiązany T. R. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji fajansu w ramach Fabryki (...). Podejmował również działania polegające na promowaniu wyrobów z fajansu. Uprawniony miał wspierać obowiązanego w kwestiach technicznych i marketingowych – w szczególności w zakresie związanym z produkcją i sprzedażą biżuterii fajansowej, co docelowo po osiągnięciu obrotów w wysokości 100 000 zł. miesięcznie miało prowadzić do utworzenia spółki z udziałem uprawnionego ( porozumienie z dnia 1 czerwca 2021 r. k. 41). Uprawniony w ramach tej współpracy zarejestrował w Urzędzie Patentowym RP logo fajansu (prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nr Rp. (...), data zgłoszenia:(...) oraz inne wzory przemysłowe, co potwierdzają dane dostępne na stronie Urzędu. Strony w korespondencji SMS (k. 30) z 21 stycznia 2022 r. uzgodniły, że rejestracja znaku towarowego „FajansoweLove” nastąpi na rzecz uprawnionego, mimo że działalność w tym zakresie w tym momencie prowadził wyłącznie obowiązany. Takie rozwiązanie miało sprzyjać temu, aby uprawniony „poczuł się pewniej” w realizowanym przez strony przedsięwzięciu. Znak towarowy „FajansoweLove” (...) został zarejestrowany (...) Strony nie zwarły umowy licencyjnej. Obowiązany korzystał z tego oznaczenia m.in. w sklepie internetowym. Uprawniony współpracował z obowiązanym przy promocji marki „FajansoweLove”, pełniąc funkcję Dyrektora Marketingu Fabryki (...) w okresie od 1 czerwca 20221 r. do 28 lutego 2024r., choć formalnie nie był zatrudniony. W lutym 2024 r. uprawniony postanowił zakończyć współpracę biznesową z obowiązanym. ( Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa k. 31). Pomiędzy stronami doszło do konfliktu na tle rozliczeń finansowych. Pismem z 28 maja 2024 r. uprawniony wezwał obowiązanego do zaprzestania używania znaku towarowego. Pismem z 12 lipca 2024 r. obowiązany złożył wniosek o unieważnienie spornego znaku towarowego powołując się na złą wiarę uprawnionego.

W ocenie sądu istnieje prawdopodobieństwo, że sporny znak zostanie unieważniony.

Celem rejestracji prawa ochronnego na znak towarowy jest zapewnienie przedsiębiorcy wyłącznego prawa posługiwania się nim dla oznaczenia swoich towarów i usług, co stanowi przejaw realizacji jego podstawowej funkcji – funkcji odróżniającej. Stosowanie danego oznaczenia umożliwia konsumentom odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług oferowanych przez inne podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym.

Zarejestrowanie znaku towarowego w celu innym niż realizacja jego funkcji może zostać uznane za działanie w złej wierze, co stanowi bezwzględną przesłankę rejestracji wskazaną w art. 129 ¹ ust. 1 pkt 6 p.w.p. i może stanowić podstawę unieważnienia prawa ochronnego.

Jak wynika więc z dokonanych przez sąd ustaleń celem rejestracji znaku towarowego przez powoda było zabezpieczenie jego interesów związanych z przedsięwzięciem produkcji i sprzedaży fajansowej biżuterii w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez obowiązanego. Uprawniony w dacie złożenia wniosku o rejestrację znaku wiedział, że to nie on w ramach własnej działalności będzie korzystał ze znaku towarowego, leczy za jego zgodą miał to robić inny podmiot. Takie rozwiązanie miało zabezpieczać jego interesy. To obowiązany korzystał z oznaczenia „FajansoweLove” w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zarówno przed, czego przejawem jest zlecenie stworzenia strony internetowej widniejącej pod takim adresem, jak i po jego zarejestrowaniu, co uprawniony sam przyznaje w treści wniosku oraz w kierowanych do obowiązanego wezwaniach (wezwanie z dn. 28 maja 2024 r. – k. 17-19 oraz wezwanie z dn. 19 czerwca 2024 r. – k. 22-23).

Oznacza to, że nie zarejestrował znaku towarowego celem wykorzystania go dla odróżniania własnych towarów i usług na rynku, względnie celem udzielenia licencji na rzecz obowiązanego, z którym uzgodnił kwestię rejestracji znaku, lecz celem zabezpieczenia swoich interesów finansowych i to bez zamiaru zawarcia umowy licencyjnej. Takie działanie uprawnionego należy uznać za działanie w złej wierze.

Poza tym, jak wynika z dostępnego materiału procesowego obowiązany korzysta ze spornego znaku towarowego co najmniej od 2021 r., bez umowy licencyjnej zawartej w formie pisemnej tj. bez tytułu prawnego, o czym uprawniony jako Dyrektor ds.. marketingu wiedział.

Zgodnie z art. 755 § 2 ³ k.p.c. w sprawach wymienionych w art. 479 ⁸⁹ sąd oddala wniosek o udzielenie zabezpieczenia, jeżeli został on złożony po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym strona lub uczestnik postępowania powziął wiadomość o naruszeniu przysługującego my prawa wyłącznego.

Nie ulega wątpliwości, że uprawniony od samego początku wiedział, że obowiązany korzysta ze znaku towarowego bez stosownej umowy licencyjnej. Nie jest zatem możliwe uwzględnienie jego wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

SO Weronika Klawonn